律師實務

商標轉讓有新規，盜賣、非法轉讓將受阻

        自2001年《商標法》第二次修改以來，盜賣、非法轉讓他人商標現象頻繁發生，嚴重侵犯了商標權利人的權益。因此，為規范商標轉讓行為，減少商標轉讓爭議，避免虛假轉讓行為，中國國家商標局根據《中華人民共和國商標法》、《中華人民共和國商標法實施條例》，制定了《關于申請轉讓商標有關問題的規定》（以下簡稱《規定》），并于2009年8月10日起實施。

        從此次的規定可以看出，商標局從商標轉讓的申請文件的要求、轉讓的程序、救濟方式等方面提出了更高的要求，并試圖以此減少、甚至遏制未經商標權人許可的擅自轉讓行為。

        第一，《規定》中規定，在辦理轉讓商標申請手續時，除應當按照有關規定提交《轉讓申請/注冊商標申請書》等材料外，還應當提供能夠證明轉讓、受讓雙方主體資格的加蓋公章的有效證件復印件。并且，如果商標局對這些證件的真實性、有效性產生懷疑的，還可以要求當事人提供有關證明文件或經過公證的復印件，對于在國外形成的文件可以要求提供經公證、認證的復印件，對于在港、澳、臺地區形成的文件可以要求履行相關證明手續。在之前的商標轉讓程序中，商標局并沒有關于公證、認證的要求，顯然，商標局考慮到企業的主體資料可能會被他人盜用而致使商標被人非法轉讓，所以才提出了這一要求。

        第二，《規定》中規定，對轉讓商標申請進行形式審查后，對于符合有關規定的，向受讓人發送《轉讓申請受理通知書》，同時向國內（港、澳、臺除外）轉讓人發送《轉讓申請受理通知書》。在以前的轉讓程序中，商標局僅向受讓人發送《轉讓申請受理通知書》，而不向轉讓人發送。恰恰就是這一環節的不足，直接成為非法轉讓人的可乘之機，使得商標權人在渾然不知的情形下喪失了自己的商標。因此，此次的《規定》增加了向國內的轉讓方發送《轉讓申請受理通知書》的規定。但是，我們注意到，《規定》中僅規定向國內轉讓方發送《轉讓申請受理通知書》，但對于港、澳、臺地區及國外的轉讓人，商標局是否送達該通知書并未做出強制規定，因此，對我國大陸地區外的商標權人，這一程序規定并不適用。

        第三，《規定》中還規定，商標權利人如發現其商標未經同意被他人申請轉讓并向商標局提出書面反映的，或者商標局對轉讓的真實性產生懷疑的，商標局可以向受讓人發出補正通知書，要求其書面說明有關情況，必要時可以要求提供經公證的轉讓協議或經公證的轉讓人同意轉讓的聲明，或者其他證明文件。《規定》實施前，商標轉讓申請時僅需提交商標轉讓的協議，雖然協議上須具備轉讓、受讓雙方的蓋章、簽字，但是除非印章、簽字與商標申請時有顯著區別外，商標局的審查人員無法完全排除偽造印章、冒名簽字情況的出現。因此，《規定》中專門增加了關于雙方是否已達成商標轉讓的真實意思表示的審查要求。

        第四，《規定》中增加了關于救濟方式的規定。《規定》的第五條、第六條規定，商標權利人或利害關系人對商標轉讓存在異議，可以要求商標局中止審查，但須提供有關司法機關的立案證明或其他證明文件。如果商標權利人發現其商標未經同意已經被他人轉讓的，可以向人民法院提起民事訴訟。商標局依據人民法院的裁判對該商標轉讓做出決定。這兩個條款，明確了商標轉讓申請審查階段和商標轉讓已完成后商標權人的救濟方式。但須引起大家注意的是，在商標轉讓申請的審查階段，商標局雖可能中止審查，但對于何種情形下應中止審查以及中止審查后又如何處理，《規定》中并沒有做出明確的規定，因此，有關中止審查的標準和其后的審查，以及前一部分關于受讓人補正后的審查標準還有待日后的細化規定和實踐操作加以完善和明確。

        第五，《規定》最后規定，受讓人在取得商標專用權之后才能提出再次轉讓申請。轉讓商標申請權的，受讓人在取得核準轉讓通知書之后才能提出再次轉讓申請。我們認為，該條款是為了防止受讓人非法轉讓他人商標后立即再行轉讓他人，致使善意第三人取得商標權而原商標權人無法收回商標權的情況出現，更是為了防范受讓人非法轉讓后立即轉賣商標權并因此獲利。

        雖然此次商標局有關商標轉讓的新《規定》并無法完全解決商標權遭他人盜賣、非法轉讓的問題，但是，這一規定的出現無疑會大大增加盜賣、非法轉讓的難度。我們也認為，作為商標權人，除了應當積極打擊商標侵權行為，更應當首先保護好自身的商標權不被他人盜賣。因此，我們也在此特別提醒大家，應當妥善保管企業的營業執照、商標權證書等重要文件及其復印件，并加強重要證照、印鑒的使用程序，從源頭上預防被他人盜用的可能。

（作者聯系方式：juliazhu@hllawyers.com）

使用他人商標權須嚴格控制在被授權范圍內，否則也可被控侵權

【案情摘要】

        原告卡那茲株式會社，被告上海連和五金機械有限公司，第三人上海希世五金機械有限公司，，案由為侵犯商標專用權及不正當競爭糾紛。上海市第一中級人民法院于2009年7月22日做出一審判決，認定被告的行為構成侵權和不正當競爭。

        原告訴稱：其是“靜音”商標的權利人，被告產品樣本上使用了原告“靜音”商標，聲稱其有權生產和銷售PLA系列塑料手推車，并謊稱其為中日合資企業。這些行為嚴重侵犯了原告的商標權，并構成虛假宣傳。

        被告辯稱：其在2008年三季度與第三人發生糾紛后，已經停止使用系爭商標和產品宣傳；并且，被告使用原告的商標責任在第三人，被告系經授權生產和經營原告產品。此外，被告也沒有實施虛假宣傳行為。

        第三人述稱：其并沒有同意被告從原告指定模具供應商以外的人處購買模具生產“靜音”產品，也沒有授權被告在網站上及宣傳資料上使用“靜音”商標。

【法院判決】

        上海一中院認為：原告是“靜音”文字商標的注冊人，其所享有的注冊商標專用權依法應受保護。當事人的爭議焦點之一是被告生產“靜音”手推車的行為是否屬于未經商標注冊人許可的商標使用行為。被告辯稱其生產行為是獲得第三人授權的，而第三人則是獲得原告授權的，所以其生產行為合法，即使被告違反了其與第三人的約定，商標授權也不會受到影響，因此原告無權提起商標侵權之訴。對此，法院認為，被告自行生產“靜音”手推車，屬未經授權的商標使用行為，構成侵權。因為：第一，根據被告與第三人的協議，被告并沒有生產“靜音”手推車的權利，而是只能從原告指定的供應商那里購得手推車零件后進行組裝銷售。但本案的證據顯示，原告就“靜音”手推車的生產，使用了自己所備的模具和圖紙，系從原告指定的供應商之外，采用其它模具生產了系爭產品。第二，被告在本案審理中一再強調，即使其存在違約行為，這也是其與第三人的合同關系，與原告無關。但法院認為，從《協議書》的約定來看，被告銷售原告產品均自行向原告產品的供應商處采購，其中并未提及被告自行生產的權利。因此，被告的行為超出合法授權的范圍，構成商標侵權。關于當事人爭議的焦點之二，即被告有沒有實施虛假宣傳行為。被告稱其為中日合資企業、專業生產“靜音”手推車、與原告東京總部緊密協作等宣傳均與事實不符，故被告的上述宣傳均為引入誤解的虛假宣傳行為，應承擔相應的民事責任。

【律師簡評】

        《商標法》第五十二條第（一）項規定，未經商標注冊人許可的商標使用行為屬于商標侵權行為，所以對本案被告的行為審查亦以此為依據。本案中，從被告與第三人簽訂的《協議書》來看，被告獲得授權的是中國大陸地區“靜音”手推車的總代理權，并且協議明確約定，被告銷售原告產品均自行向原告產品的供應商處采購，其中并未提及被告自行生產的權利，而庭審時原告和第三人都認可允許被告從第三人處采購零部件后組裝并銷售產品，但是，原告有關商標使用的授權亦僅止于此，被告并未獲得自行生產涉案產品的權利。由于商標與企業信譽和商品聲譽密切相關，故法院認為，原告的授權可以認為是以零件質量控制產品質量，進而維護商標聲譽的舉措。因此，在這種情況下，本案中的商標授權至多也只是附條件的授權行為，任何超出該授權范圍使用原告商標的行為都屬于未經授權的商標使用行為，所以，法院最終認定被告使用其它模具生產“靜音”手推車的行為構成商標侵權，理應承擔相應的侵權責任。這則案例也提示我們，商標權人在授權他人行使商標權時應盡可能詳盡的說明授權的范圍，防止被授權人利用任何籠統、模糊的表述肆意擴大授權范圍。

（作者聯系方式：juliazhu@hllawyers.com）

藥品廣告所涉法律問題探索（三）—藥品廣告的內容及規范

         2007年3月3日、3月13日，國家工商行政管理總局和國家食品藥品監督管理局聯合頒布了《藥品廣告審查發布標準》（以下簡稱“發布標準”）及《藥品廣告審查辦法》（以下簡稱“審查辦法”）（局令第27號），上述兩個規定于2007年5月1日起同時施行。

        《發布標準》及《審查辦法》對藥品廣告的內容、方式、制作及發布整個流程都進行了詳細的規范，是藥品廣告執行的基本準則和參照，但由于上述規定缺乏細則指導，同時概念上也存在模糊之處，因此，在實踐中常常會因對法律理解偏差而導致違法行為的發生，有鑒于此，我們希望在此對藥品廣告所涉的相關法律脈絡進行梳理，同時對藥品廣告發布的標準和規范進行剖析和解釋，以期能提供一個有益的借鑒和啟示。本期主要涉及藥品廣告的內容及規范：

        一、處方藥的藥品廣告規范

        《發布標準》第四條規定，處方藥可以在衛生部和國家食品藥品監督管理局共同指定的醫學、藥學專業刊物上發布廣告，但不得在大眾傳播媒介發布廣告或者以其他方式進行以公眾為對象的廣告宣傳。不得以贈送醫學、藥學專業刊物等形式向公眾發布處方藥廣告。另外第五條還規定，處方藥名稱與該藥品的商標、生產企業字號相同的，不得使用該商標、企業字號在醫學、藥學專業刊物以外的媒介變相發布廣告。不得以處方藥名稱或者以處方藥名稱注冊的商標以及企業字號為各種活動冠名。

        上述兩條規定是關于處方藥藥品廣告的禁止性規定，但是該規定也在另一程度上明確了處方藥藥品宣傳的其他路經。根據該條規定，我們理解：若處方藥名稱與該藥品的商標、生產企業字號相同，則可以在衛生部和國家食品藥品監督管理局指的定醫學、藥學專業刊物做廣告的，但不得在指定刊物以外的大眾媒介工具上進行廣告宣傳；若處方藥名稱與該藥品的商標、生產企業字號不同，則可以使用該藥品的商標、生產企業字號在大眾媒介上進行廣告宣傳；若處方藥名稱與該藥品的商標、生產企業字號不同的，就可以處方藥名稱注冊的商標以及企業字號參與各種活動的宣傳，如體育、娛樂、比賽等。

        因此，對于處方藥而言，雖然法律明確限制了處方藥廣告的發布方式及發布范圍，但是卻并沒有完全禁止有關藥品的其它宣傳途徑。正如筆者在上一篇有關藥品廣告的傳播方式及媒介的文章中所提及的，有關處方藥藥品的宣傳，除直接針對藥品本身的廣告宣傳外，更多地應該關注藥品的商標、品牌及企業形象的宣傳。此種宣傳方式不在法律的禁止之列，醫藥公司可以利用自身所掌握的資源為企業、為產品樹立品牌，事實上此種宣傳效果并不弱于直接的藥品廣告宣傳。

        二、藥品廣告中限制出現的人物形象

        《發布標準》第十五條規定，藥品廣告不得在未成年人出版物和廣播電視頻道、節目、欄目上發布。藥品廣告不得以兒童為訴求對象，不得以兒童名義介紹藥品。該條規定制定的初衷是為了保護未成年人，根據此條規定，法律禁止在未成年人出版物和廣播電視頻道、節目、欄目中發布藥品廣告，不論是處方藥還是非處方藥廣告；雖然，此條規定藥品廣告不得以兒童為訴求對象，不得以兒童名義介紹藥品，但是我們理解該條規定并不意味著在藥品廣告中不得出現兒童的形象，只要藥品廣告本身不以兒童為需求對象、不以兒童名義介紹藥品，則在廣告內容中出現兒童的行為是不被禁止的。

        《發布標準》第十三條還規定，藥品廣告不得含有利用醫藥科研單位、學術機構、醫療機構或者專家、醫生、患者的名義和形象作證明的內容。藥品廣告不得使用國家機關和國家機關工作人員的名義。藥品廣告不得含有軍隊單位或者軍隊人員的名義、形象。不得利用軍隊裝備、設施從事藥品廣告宣傳。

        此條是關于不得在藥品廣告中使用專業機構、國家機關、軍隊的形象的禁止性規定，但并非完全禁止該等形象在藥品廣告中的出現，對于醫藥科研單位、學術機構、醫療機構等專業機構而言，若其在廣告中出現并非以其名義和的形象為藥品的療效、安全等證明，則其在藥品廣告中的出現并不違反本條的規定。

        另外，關于藥品廣告中的名人作為代言人的行為，雖然國家目前并沒有明確規定對此加以限制，但各地方政府都采取一定的措施對此行為加以限制，以上海為例，2004年9月23日上海市工商行政管理局發布的廣告審查提示（十二）——關于醫院、藥品醫療器械廣告宣傳使用名人作形象代言人中就明確寫道，禁止醫療服務、藥品、醫療器械廣告利用形象代言人的名義和形象作證明。

        其他有關藥品廣告中有關療效的內容，藥品廣告的播放時段和頻次等都在發布標準中有明確規定，醫藥企業在進行藥品廣告宣傳的過程中，要嚴格按照法律規定，審核藥品廣告中涉及的內容，避免因廣告內容不符合法律規定而影響廣告的播放，最終影響到藥品的推廣宣傳。

（作者聯系方式：jasonxia@hllawyers.com）

從一則仲裁案例看簽約主體審查的重要性

        簽署合同之前，對簽約對方的主體進行確認和核查是合同訂立時不可缺少的一個環節。這其中既包括對簽約對方主體的真實性進行核實，也應包括對簽約對方的履約能力進行確認。在實踐中，筆者發現有的簽約方故意偽造其虛假身份，為對方采取違約救濟措施制造障礙。筆者將通過以下案例對該等情況進行說明，希望簽約企業能夠加強對該等法律風險的防范意識，加強自我保護。

【案情簡介】

        王某自稱系香港A公司的銷售經理，與北京某國有企業B公司商談產品采購事宜。為了證明其身份，王某出示了A公司的公章和出具給王某本人的授權委托書，表示愿意采購價格為人民幣10萬元的產品。經協商后雙方訂立了書面合同。為了降低其法律成本，B公司提出雙方應訂立仲裁條款，約定如發生任何爭議的，應將爭議提交至北京某仲裁機構，通過仲裁途徑解決爭議，經王某同意之后，雙方在買賣協議中對該仲裁條款進行了約定。合同訂立之后，王某提出要求將產品交付給香港的C公司，由C公司代為接受產品，并代為履行付款義務。B公司同意了王某的要求，且沒有與該C公司另行簽訂書面協議。由于產品交付之后，C公司未支付貨款，B公司多次與A公司和C公司進行了交涉，但兩家公司始終未支付任何款項。于是B公司按照仲裁條款向仲裁委提起仲裁。經審查后，仲裁委發現所謂的香港“A公司”實際并不存在，合同上加蓋的公章以及所附的委托書復印件均系偽造。因此，仲裁委最終以仲裁條款不成立為由駁回了B公司的請求。由于B公司無法在北京提起仲裁，而若要去香港向王某和C公司提起訴訟則將面臨較高的訴訟成本，因此最后不了了之，該筆貨款始終未能收回。

【律師點評】

        根據《中華人民共和國仲裁法》第十九條的規定，仲裁協議的效力是獨立于合同效力的，合同的變更、解除、終止或者無效，不影響仲裁協議的有效性。但該有效性的前提則是仲裁協議依法成立。在本案中，由于簽約一方主體不存在，導致仲裁協議實際并未成立，因此B公司也就無權依據該協議提起仲裁。當然，B公司仍然可以根據其實際交付產品的行為向王某和C公司提起訴訟，但因為本案的訴訟管轄地在香港，B公司將須承擔高額的訴訟成本，因此B公司最終選擇放棄。其實，B公司在簽約之前完全可以向香港公司注冊處查詢核實A公司的注冊信息，從而避免該等法律風險；此外，在王某要求將產品交付給C公司時，B公司也可以要求另行與C公司簽訂書面合同，并約定仲裁條款，從而在發生爭議時獲得主動權。

        在全球金融危機的大環境下，從事外貿出口行業的企業尤其應加強安全防范事宜。特別是在處理涉及管轄權、仲裁協議的相關問題時，應盡量保證約定的有效性，避免因境外管轄而產生的法律風險。

（作者聯系方式：stevenzhou@hllawyers.com）

域外法律

澳大利亞政府對海外人士投資的政策

        海外企業在澳大利亞的直接或者通過中介的間接投資（包括各省市擁有的國有企業和國家所有的投資儲備款）不論企業大小或金額數量都需要向澳大利亞的政府申請并獲得批準才可以在澳大利亞投資。

        第一部分：海外企業必須了解的在澳大利亞投資須知事項：

        一．澳大利亞政府在是否批準投資項目的申請時會做出以下評估：

1. 投資企業中其所屬國的政府的參與程度，此項評估的參考包括：
   1. 投資企業中的交易是否都屬于公平交易；
   2. 投資企業中其所屬國的政府的實際及潛在控制權；
   3. 投資企業的私人參股成分，以及私人參股構造和私人參股的百分比。
2. 投資企業是否受制于并且遵守企業規則和公認的商業操作標準,此項評估的參考包括：
   1. 投資企業是否有明確的商業目的，以及足夠的,透明的管理制度，并且在其他國家設立的分部也有相應的管理制度；
   2. 投資企業的公司治理手法。
3. 投資企業是否會干擾市場的公平競爭，或是導致某行業被集中控制, 此項評估的準則為：
   1. 澳洲公平競爭和消費者保護協會以澳洲競爭法則為基準進行評估。
4. 投資是否會為澳洲政府的收入以及政策帶來變化， 此項評估包括：
   1. 投資企業是否與其他澳洲的企業一樣納稅并且納稅制度上是否有所不同；
   2. 投資企業的項目與澳洲政府的政策的相符程度。
5. 投資是否會對澳大利亞的國家安全造成威脅, 此項評估的參考包括：
   1. 投資企業及其投資項目是否會對澳洲的經濟戰略或是國家安全造成威脅。
6. 投資企業是否會影響到澳洲企業的運作和動向，以及投資企業對澳洲經濟和社會的貢獻，此項評估的參考包括：
   1. 投資企業會否造成澳洲企業的改革以及投資企業對進出口，本土制造業，研究發展業和勞資關系等的潛在影響。
   2. 澳洲本土人士在投資企業中的參與程度，包括擁有權，控制權以及管理權，其中涉及到的雇員的利益，債權人的利益和其他利益相關者的權益。

        第二部分：海外企業申請在澳大利亞投資的步驟：

        投資企業可向澳大利亞海外人士投資管理局(Foreign Investment Review Board)遞交申請。申請可以以傳真或者電子郵件的形式遞交。

        申請所需文件包括：

1. 申請解釋信以及相關表格
2. 海外人士投資法中的法定通知（外國政府投資的申請不需包括此文件）
3. 投資企業的年報表以及財務報告
4. 投資企業所簽署的合約
5. 其他文件包括：

        如果投資非住宅用途的房地產, 那么申請文件需包括：

1. 簽署協議雙方的資料
2. 物業的具體情況
3. 買賣價錢
4. 購買物業的理由
5. 簡單敘述投資企業對所購物業的將來計劃

        如果投資已存在生意或企業, 那么申請文件需包括：

1. 簽署協議雙方的資料
2. 生意或企業的具體情況
3. 買賣價錢
4. 購買此生意或企業的理由
5. 簡單敘述投資企業對所購生意及企業的將來計劃

1. 簽署協議雙方的資料
2. 生意或企業的具體情況
3. 此生意或企業的擁有權
4. 此生意所屬行業的信息
5. 其他被考慮事宜如知識產權，許可證，申請企業所擁有的出口連鎖，或是此生意或企業對澳大利亞經濟環境所造成的影響

1. 產權所有人的資料
2. 物業的具體情況
3. 建造進度計劃書
4. 詳細的度假區介紹及圖紙等

        澳大利亞政府本著歡迎海外投資的政策,在處理海外企業投資申請的步驟和管理上在這幾年做出了很大的改變. 澳大利亞外國投資管理局(Foreign Investment Review Board)不僅簡單化了申請程序, 也將內部管理高校化, 縮短了申請的等待時間也加速了處理的時間。

        和華利盛（悉尼）律師行本著多年的經驗和嚴謹的專業態度，處理過很多成功的大型的海外企業投資項目,為海外企業爭取了大量時間及利益。有任何具體問題，請聯系我們。